对商标抢注者的“逆袭”说不

浅析新商标法施行后首例互联网P2P企业商标在先使用权案

2016年第04期    作者:李擘    阅读 8,597 次

一、案件经过：

从“抢注”到“逆袭”

P2P（即“peer-to-peer”或“person-to-person”）是近几年来在互联网上兴起的一种个人对个人的民间借贷融资模式，简称为“网络借贷”。2006年底，曾在微软担任安全技术主管的顾少丰和几个朋友开始投资组建中国第一个从事P2P个人信用借贷的网站。顾少丰等创业者从“P2P”、“借贷”两个词语中获得灵感，为他们创立的网络借贷平台设计了自己的商标品牌——“拍拍贷”，英文为“ppdai”，组合标识为“”。拍拍贷网站“ppdai.com”的域名于2007年4月注册，同年8月正式上线运营，而上述商标也一直在类金融服务上使用至今。由于拍拍贷网是中国第一家网络民间借贷平台，因此自创立初始就获得了前所未有的关注，2007年—2012年期间，拍拍贷被包括中央电视台、上海电视台、《解放日报》、《南方周末》、《福布斯》、人民网、腾讯网、搜狐网、新浪网、全景网、凤凰网、网易、英国路透社等众多媒体多番报道，并获得了诸多荣誉。“拍拍贷”商标通过媒体的报道已经为相关公众所了解，取得了较大的影响力。但是非常遗憾的是，因种种原因，当初在创立拍拍贷网时并未及时将“拍拍贷”等标识申请商标注册，这为本案埋下了伏笔。

2009年2月，张某实际控制的广州市某办公设备有限公司（注册资本人民币3万元）抢先向国家工商行政管理总局商标局申请注册“”商标，指定使用服务项目为第36类中的“分期付款的贷款、金融贷款、金融服务”等，该商标于2010年9月被核准注册，注册号为第7188389号（以下简称“涉案商标”）。2013年6月，广州市某办公设备有限公司又将涉案商标转让给张某实际控制的另一家公司即本案原告合肥某公司。广州市某办公设备有限公司、合肥某公司均未能提供证据证明其实际使用过该商标。

2009年起，随着业务日益成熟和发展壮大，拍拍贷公司开始重视商标布局，围绕“拍拍贷”、“ppdai”申请注册一批核心商标，却意外发现在第36类的“金融贷款、金融服务”等服务项目上“ ”商标已被他人抢注（即涉案的第7188389号商标），于是于2013年2月，以商标被抢注为由向国家工商总局商标评审委员会提出了商标争议，请求依法撤销该涉案商标。同时，拍拍贷公司也曾与合肥某公司在案外接触，希望能够协商购买涉案商标，但是因对方要价过高而不得不放弃了购买。可是令拍拍贷公司始料未及的是，高价出售商标未果的合肥某公司随后竟然发动了一场“逆袭”。

2012年12月，合肥某公司以侵害注册商标专用权为由向上海市浦东新区人民法院起诉拍拍贷公司，要求判令拍拍贷公司停止在其网站及公司名称中使用“拍拍贷、PPDAI”字样，本案由此发生。而在本案一、二审的调解过程中，合肥某公司依旧开出天价调解条件，致使调解亦未果。在查清大量证据事实的情况下，2014年8月上海市浦东新区人民法院作出一审判决，驳回合肥某公司的诉讼请求。合肥某公司不服，提起上诉。2014年12月上海市第一中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

二、典型意义：

遏制针对创新型企业商标抢注

经法院审理归纳，本案中双方的争议焦点集中在拍拍贷公司主张的“拍拍贷、PPDAI”商标的在先使用抗辩是否成立。我们现将一、二审法院围绕案件争点作出的裁判要旨简要归纳如下：

首先，拍拍贷作为国内率先开展个人对个人的信用借贷业务的平台，自2008年起国内众多媒体对其进行了大量报道，并多次出现“拍拍贷”及“ppdai.com”字样，尤其是在一些报道配图中的拍拍贷网页上显示有“”标识（而相反的，合肥某公司却未能证明其早于拍拍贷网使用涉案商标）。因此，法院认定在涉案商标申请注册之前，拍拍贷网在类似服务上使用的“”标识已经具有一定影响，且在相关公众中已经产生识别服务来源的作用，故合肥某公司无权禁止拍拍贷公司在原使用范围内继续使用。

其次，合肥某公司在一审诉讼请求中要求拍拍贷公司停止使用含“拍拍贷”字样的企业名称的主张，法院认为鉴于拍拍贷公司突出使用“拍拍贷”并不侵害合肥某公司的注册商标专用权，另根据新商标法第五十八条的规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理，故对合肥某公司以拍拍贷公司突出使用“拍拍贷”字号侵害商标权为由，要求拍拍贷公司停止使用企业名称的诉讼请求，不予支持。

上海市高级人民法院在点评“十大案件”时将该案的典型意义归纳为：“拍拍贷网”是国内首家P2P网络民间借贷平台，由于其创新的经营模式，该网站自创建以来就广受关注。本案通过依法保护拍拍贷公司在先使用并有一定影响的未注册商标，遏制了针对创新型企业的商标抢注等不诚信行为，提升了创新型企业的知识产权保护意识。

三、办案启示：

企业应增强商标布局意识

本案中，商标抢注者利用手中抢注的注册商标公然发动“逆袭”，向未能及时注册商标的实际权利人提起侵权诉讼，从而企图获取其所期待的巨大利益。如果让抢注者的这一目的得逞，那么诚实信用原则将无从维系，而社会的公平正义也将受到挑战。因此，当我们接下本案的委托时，就坚定了要维护拍拍贷公司合法权益的决心。当然，光有决心是不够的，还必须运用一些有效的方法来具体指导案件的办理。

1、借鉴“罗卡定律”指导证据收集

既然本案中的主要争议点是商标的在先使用抗辩是否成立，那么我方就必须提交充分证据来证明在涉案商标2009年2月申请注册之前，我方已经使用商标并已具有一定影响。但是由于时间距今相隔较久，加之拍拍贷当时正处于创业初期，很多资料保存不完整，因此证据收集工作起初进行得并不顺利，甚至于一头雾水、无从着手。为了迅速理清证据收集思路，我们适时地借鉴“罗卡定律”来指导搜证工作。

罗卡定律（英文：Locard exchange principle, Locard's theory），也称罗卡交换定律，是被誉为“法证之父”的法证学家埃德蒙·罗卡（Edmond Locard）于上世纪初创建的。它的原理是“凡两个物体接触，必会产生转移现象。即会带走一些东西，亦会留下一些东西”。罗卡定律原本是用来指导刑事案件中在犯罪现场的取证鉴证工作，但是它的原理同样可以运用到本案的搜证中。我们相信如果我方当事人当年使用过该等商标，并且具有较大影响，那必然会留下痕迹。按照这个思路，我们让当事人公司当年参与创业和运营的人员仔细回忆当时的情况，不放过每一个细节和线索。我们顺着这些线索，找到了当时刊登过的共计十余篇主要报纸、杂志的新闻报道和多段电视台的报道视频，这些报道在客观上都能够有力证明我方当事人在先使用商标并具有一定影响。同时，我们根据网站类公司运营中的一些特点，找到了当事人在当时创办拍拍贷网时与第三方网络认证机构、身份信息核查服务机构、支付宝等网络服务机构签署的合同、协议。另外，我们还通过公证机关成功提取并保全了当事人负责人在当时发给合作伙伴讨论拍拍贷网站（ppdai.com）建设事宜的电子邮件，进一步证明我方当事人的在先使用。上述这些证据组成了一个强有力的证据链，证明了我方对商标的在先使用并具有一定影响。

2、区分请求权基础分别应对

本案中合肥某公司的诉讼请求为“要求拍拍贷公司停止在其网站及公司名称中使用‘拍拍贷、PPDAI’字样”。我们检视这一诉请时，发现其实它应该包括了两个不同的请求权，第一个是请求停止在网站中使用被控侵权商标，第二个是请求停止在公司名称中使用“拍拍贷”字号。经过分析，上述两个请求权有不同的请求权基础，前者的基础（即依据的法条）是新商标法第五十七条第（二）款，即“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的”，上述行为属于侵犯注册商标专用权。本案的情况属于在类似商品上使用近似商标。而后者的请求权基础除了前述法条外，还有第五十八条，即“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理”，这是一条准用性规则，即符合前述情况的应依照《反不正当竞争法》的规定处理。

在一审庭审中我们通过区分原告的请求权，明确提出原告要求被告停止使用公司字号的请求，依据新商标法第五十八条规定，应按照《反不正当竞争法》处理，但是原告仍坚持只依照《商标法》中的侵害商标权的理由来处理，最终没有得到法院支持。

最后，本案也给我们留下了一些有益的启示。首先，本案再次凸显了商标布局的重要性。企业应充分引起重视，增强商标布局意识，尤其是对于大批创业型企业，更要重视商标的基础注册、成长性注册和防御性注册，投入相对较少的成本，构建权利的多维度布局保护体系，避免遭到“抢注”甚至“逆袭”。其次，企业还应加强内部的商标档案管理工作，及时记录、保存与商标相关的备考情况和各类原始材料，尤其是妥善保存能够证明商标使用方面的材料，这样可以为日后的维权积累充分的证据，做到有备无患。