拟上市公司知识产权风险预防与危机应对

2013年第08期    作者: 马远超    阅读 7,854 次

        拟上市公司作为相对优质的企业，尤其是对知识产权较为倚重的创业板拟上市公司，正越来越多地成为国内外知识产权人的狩猎对象，频繁陷入知识产权法律“陷阱”，难以自拔。个别拟上市公司就倒在知识产权枪口之下，止步于审查阶段。例如不久前被证监会创业板发行监管部列为终止审查的上海瑞创网络公司，就因为软件版权纠纷，在2012年向微软公司支付了高达3600万元人民币的赔偿金。深圳凯立德公司被曝由于陷入多起版权诉讼，2012年10月被中止审查。苏州恒久、新大新材这些由于知识产权法律问题而未能完成上市大业的公司，早已成为上市辅导过程中的反面案例教材。

　　 一、拟上市公司面临的知识产权法律风险

　　证监会在《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第十四条第三款明确规定：“发行人应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：……发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险。”企业的知识产权属于无形资产范畴，通常包括企业的商标、专利、版权、域名、商业秘密、字号、企业名称等。对于不同的企业而言，不同的知识产权对其具有不同的战略或者战术价值。例如对于生产型企业而言，专利、商业秘密通常更为重要；对于服务型企业而言，通常企业标识、商标品牌更为重要；对于互联网企业而言，可能版权、域名相对重要。一旦企业的生存发展、主要业绩有赖于某项或者某些知识产权，此类知识产权无疑应被视为企业的核心资产。此类核心资产的安全性与风险评估，显然是证监会和广大股民们关心的问题。

　　拟上市公司的上市辅导期，也是企业面临诉讼的高发期。此类诉讼往往与应收账款、产品销售等运营管理无关，此类诉讼风险通常可控、可预期。然而，知识产权诉讼往往会突如其来，让人猝不及防。知识产权诉讼有可能是他人干扰上市计划的一种竞争手段，例如来自于同行业内的竞争对手；也可能是知识产权人借机进行高额索赔，有的软件公司就把拟上市公司列为软件反盗版的重点对象；还有可能是由于企业日常没有注重知识产权的管理，在临近上市前夜风险爆发，瞬间浇灭创业团队的上市梦想。拟上市公司的知识产权法律风险，通常出现在以下几个环节：

　　（一）自身知识产权的登记注册

　　1、哪些需要进行登记注册？对于拟上市公司而言，企业LOGO、企业名称、产品名称、商业标识、形象符号都可以纳入商标注册的考虑范畴。有的企业甚至将产品包装注册为商标，例如泸州老窖就把自己的酒瓶注册为商标。在完成对需要注册的商标内容筛选之后，需要考虑将这些商标注册在哪些商品类别。如果不加思索地注册到所有的商品类别，或者将无关紧要的标识注册为商标，会极大浪费公司的资源。如果为了省事、省经费，而把应该注册的商标没有申请注册，又可能因小失大，留给他人抢注的机会。除了注册商标之外，哪些技术，哪些产品外观、包装可以申请注册为专利？也是企业需要认真面对的问题。与申请注册商标比较而言，申请专利的过程复杂的多。通常而言，企业最核心的技术秘密不应申请专利，例如可口可乐公司的饮料配方，始终未申请专利。一旦申请专利，就意味着该核心技术秘密必须向社会公开。对于技术秘密而言，究竟选择哪些技术方案、技术环节、技术参数在申请专利过程中公开，哪些部分继续以商业秘密形式予以保护，需要反复斟酌、权衡利弊之后才能决策。有的拟上市公司对于自身知识产权注册登记的态度淡漠。例如，世纪鼎利(300050)公司竟然到2010年1月份上市时还没有自己的注册商标；也有的公司成立了十几年没有申请过专利，为了在上市过程中把自己包装成“高科技”企业，临时突击申请专利。据媒体报道，某能源公司一天申请了19项专利，其中18项是外观专利、1项是发明专利，发明人就董事长一个人。

　　2、在哪些地域申请注册？产品或者服务出口型企业尤其需要重视这一点。商标专用权与专利权具有地域性，即仅在登记注册的地域有效。一项在中国内地注册登记的商标或者专利，在美国并不当然地受到保护，通常需要根据美国法律在当地重新进行申请注册，方受美国法律的保护。反之亦然。如果在海外市场被他人抢注了商标，意味着将要付出极为惨重的代价，甚至可能意味着失去当地的整个市场。国外的同行们很有可能运用抢注知识产权的方法，将中国企业挡在市场之外，这是常见的市场竞争手段。如果要在海外申请撤销对方的登记注册，或者寻求购买对方的知识产权，或者得到对方的授权许可，都将付出极为沉重的经济代价。如“同仁堂”商标，从上世纪80年代末开始，先后被日本、美国、韩国、荷兰、挪威、瑞典等多个国家的企业抢注；而天津著名饮食品牌“狗不理”包子，也早在24年前就被日本抢注。“红星二锅头”在瑞典、爱尔兰、新西兰、英国等国家被同一家英国公司抢注，“大白兔”商标在日本、菲律宾、印度尼西亚、美国和英国被抢注。另一方面，在美国、欧盟或者日本申请一件商标或者一项专利所花费的费用比起国内申请费用而言，金额大的多。所以，需要认真考虑如何在有效使用经费和有效保护企业自身知识产权之间取得平衡。

         知识产权作为一种合法的市场垄断权利，已成为衡量企业市场竞争力和发展前景的重要指标。对于拟上市公司而言，尤其是创业板上市公司，是否已经申请注册了商标和专利权，申请了多少数量，申请的质量如何，都是衡量该公司是否具有发展前景的重要参考。

　　（二）自身知识产权的日常管理。

　　公司将商标注册申请、专利注册申请提交以后，并非意味着就万事大吉了。除了可能有被商标局或者国家知识产权局直接驳回的风险，还有可能遭受竞争对手等提起异议程序，要求驳回注册登记的申请。即使公司获得了商标注册证或者专利证书，也不能就此高枕无忧。注册商标一旦获批，不需要缴纳年费，但是专利权需要每年缴纳年费，如果一时疏忽没有缴纳，意味着专利的失效。此外，如果注册商标三年不使用，或者侵害他人在先的权利，他人也有权申请撤销商标。对于专利而言，实用新型与外观设计专利都未经实质审查而获得授权，其专利稳定性并不强，他人可提起宣告专利无效程序进行知识产权围剿。如果公司怠于应对，就可能最终丧失专利权。苏州恒久在招股书里公布了有机光导体、有机光导体管体5项专利，但其后这5项专利在2009年没有缴费，而其声称正在向国家知识产权局申请“光导体用含高分子材料的新型阻挡层”、“改善有机光导体光疲劳性能的方法”的两项发明型专利也在2008年4月被视为撤回。但是，苏州恒久的证券律师并未发现上述风险，未能予以及时披露。于是，苏州恒久就在上市前夜，其2000万股新股被拦在了A股门外。因而，拟上市公司应当对正在申请注册登记、已经注册登记的知识产权进行有效管理，如果疏于管理，极有可能酿成重大恶果，最终自食其果。

　　（三）侵犯他人知识产权的风险

　　拟上市公司在管理好自身知识产权的同时，同样需要尊重他人的知识产权，防止由于侵犯他人知识产权而引发法律纠纷。企业在发展之初往往疏于对知识产权的管理，可能埋下侵犯他人知识产权的隐患。当企业积极谋求上市时必须排查企业运作过程中是否存在知识产权“炸弹”，以免在最意想不到的时刻、在上市最为关键的时刻，突然引爆。如果一项知识产权诉讼指向公司的主营业务，后果不堪设想。暂且不谈败诉之后的后果，即使在立案之初、诉讼过程中，就有可能带来致命的杀伤力。原告如果有意阻挠被告上市、给被告施加压力，可以动用法律程序冻结公司资金、产品、原料，也可以根据2013年新实施的《民事诉讼法》申请“禁令”，在法院判决之前即可要求被告不得从事某一行为。知识产权诉讼涉及的领域十分广泛，既有可能依据版权、商标、专利提起诉讼，也有可能依据《反不正当竞争法》、《反垄断法》提起诉讼，让拟上市公司防不胜防，疲于应付。

　　二、拟上市公司知识产权风险预防

　　（一）知识产权尽职调查

        在上市辅导期，券商、证券律师通常都会对拟上市公司做尽职调查。但其重点往往不在知识产权，因此在该领域容易出现纰漏。一方面，这是由于企业、券商和证券律师往往对知识产权尽职调查的重要性认识不足所造成；另一方面，知识产权尽职调查是一项专业性很强的工作，缺乏必要的知识产权法律背景、技术背景的券商和证券律师，往往难以胜任知识产权的尽职调查。

　　知识产权尽职调查，就好比是对拟上市公司在知识产权领域进行一次全面、彻底的“体检”，其目的是排查潜在的知识产权风险，为解决与应对知识产权法律风险提供决策依据。知识产权尽职调查步骤包括：

　　首先，由证券律师与知识产权律师共同组建知识产权调查团队。一个成熟的知识产权尽职调查团队，至少应当包括精通知识产权法律制度的律师，有时需要有掌握专利技术背景的技术人员、可以准确评估知识产权市场价值的评估师参与。而整个尽职调查团队，一般由知识产权律师主导，统筹调查事项，最终由证券律师与知识产权律师共同向当事人提交尽职调查报告。

　　其次，制订知识产权尽职调查计划。知识产权律师将结合上市进度、潜在风险大小等因素制订一份详细的尽职调查计划。这份计划至少应该包括以下内容：1、被调查主体对象，例如明确调查哪些主体，包括拟上市公司本身、母公司、子公司等关联主体，发明人、设计人、管理层，甚至其配偶、子女等个人关联主体；2、被调查权利对象，明确调查哪些知识产权。例如明确专利权、商标权、版权、商业秘密等知识产权的一项、多项或者全部范围；3、调查时间进度；4、拟上市公司各部门的配合义务。例如需要各部门披露哪些信息、提供哪些文件资料；5、重点调查事项，一般为拟上市公司需要特别关注的事项，涉及拟上市公司主营业务和主要业绩的知识产权；6、调查团队内部人员分工；7、沟通日程计划。

　　再次，实施知识产权尽职调查计划。在实施过程中，调查团队的基础性工作为检索、整理、审核有关知识产权的书面文件资料。同时，调查团队还需进行实地调查，以便核实知识产权权利的实施、使用情况和保密保管情况。有时，还会要求调查团队与拟上市公司的发明人、设计人进行沟通，以便进一步核实知识产权的权利归属、稳定性和创造性。

　　最后，出具知识产权尽职调查报告。尽职调查报告应当载明知识产权调查的时间节点、范围、对象、步骤、方法、知识产权现状、存在问题、潜在风险、市场价值等内容。如有必要，报告中应当提出专业性的建议和解决方案，以便拟上市公司全面、准确地了解自身的知识产权现状以及潜在的风险，判断是否可能引发阻碍上市进度的知识产权风险。

　　（二）实施知识产权管理

　　在完成知识产权尽职调查的基础上，随后针对自身的知识产权现状以及潜在的风险，制定一套符合企业自身需求的企业知识产权管理制度并付诸实施。

　　实施知识产权管理，首先需要明确知识产权管理部门的职责。知识产权管理涉及公司的领导层、研发团队、人事部门、法务部门，甚至专门的知识产权部门，这是一项综合工程，绝非某一个人、某一个部门可以包揽全部的事项。除了企业内部人员，通常也需要借助外力的协同，例如商标代理机构、专利代理机构、知识产权律师等；其次，需要明确知识产权管理的构架。有的企业根据知识产权挖掘、注册登记、运营管理、诉讼维权等角度进行职责分工，这是考虑到知识产权在诞生、流转、维护、维权等不同阶段需要不同的专业人员承担责任，进行专业化分工。也有的企业根据版权、商标、专利等知识产权分类进行管理，这是考虑到不同类别的知识产权具有各自的特性，懂版权的人员未必精通专利，懂专利的人员未必精通版权，对于企业特别倚重的知识产权类别，成立专门的版权部或者专利部进行统筹管理。也有的企业将上述两种构架动态组合关联；再次，需要制订知识产权管理年度预算。知识产权的申请注册登记、年费缴纳、发明奖励、聘请律师以及外包服务等方面都需要费用投入，离开预算支持的知识产权管理制度只能停留在纸面上，不可能发挥其现实的作用。

　　拟上市公司选择何种的知识产权管理模式，完全取决于企业自身的实际情况，需要结合企业的发展阶段、企业对知识产权的依赖程度、企业知识产权人才储备、企业知识产权管理经费预算和知识产权风险大小等各方面因素综合予以考虑。

　　三、拟上市公司知识产权危机应对

　　面对突如其来的知识产权危机，拟上市公司如何应对？如前所述，如果拟上市公司曾经聘请律师做过专业的知识产权尽职调查，并实施了企业知识产权管理，爆发知识产权危机的概率就会大大减少。但是，即使像苹果公司、三星公司这样已经建立有成熟、完备的知识产权管理制度的企业，仍不可能完全预防知识产权的突发性危机。当你的竞争对手或者“知识产权海盗”亮出“知识产权之剑”时，唯有沉着应对、努力化解。

　　拟上市公司遭遇的知识产权危机通常有两种：内部危机和外来危机。所谓内部危机，是指由于内部知识产权管理不善，导致知识产权被抢注、被泄露、被无效、被撤销、被丑化等情形。内部危机主要由贯彻落实知识产权管理制度予以解决；所谓外来危机，是指他人主动挑起知识产权争端，通过非诉讼方式进行警告、威胁，甚至讹诈，也可能是采取诉讼、行政程序等极端方式，借助司法强制力首先发难。在此重点讨论外部危机应如何应对。

拟上市公司一旦收到对方的律师函或者法院传票，首先要分析对方意图、诉求何在，对方究竟是为了阻挠上市计划，还是为了借机索要一笔赔偿维护自身权益，或者其他目的。摸准对方的真正意图，有助于制定正确的应对方案、摆正心态；其次，评估知识产权危机对上市计划的妨碍程度。这需要听取证券律师与知识产权律师双方的意见。如果对企业上市计划构成实质性妨碍，则需要予以战略层面的准备和筹划。如果对企业上市计划不构成实质性妨碍，那么仅是一项战术性诉讼活动，不必过于忧虑；再次，组建危机应对团队，至少包括证券律师、知识产权律师、企业分管负责人等成员。进一步讨论制定具体的应对计划和策略，在技术操作层面上寻求完美的解决方案。爆发一次知识产权危机并不可怕，可怕的是公司不吸取教训，一而再再而三地卷入知识产权诉讼，这是拟上市公司的大忌。●