涉及进口的技术实施许可合同中的几点问题

2015年第03期    作者:徐申民    阅读 6,359 次

　　我国合同法第18章和《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“技术合同司法解释”）对技术合同及其纠纷的解决做了详细的规定。对于涉及进口的技术合同，外商在向国内企业作技术转移时，除应遵守合同法和技术合同司法解释等相关规定外，还受国务院2001年底修订的《技术进出口管理条例》的规范。

　　一般来说，外商和国内企业签订技术合同时，双方当事人比较关心且容易产生纠纷或在履行时出现风险的内容多集中在“权利（技术秘密）保证”、“侵权和侵权责任承担”、“限制性条款（包括改进技术的归属和无偿提供）”等条款中。该类条款涉及权利（技术）的归属，且其实施存在受到第三方权利限制的可能，所以需要双方当事人结合相关法律法规的规定作出明确的约定。

　　根据我国合同法等相关法律法规的规定，技术合同中包含了技术开发合同，专利权、申请专利的权利、技术秘密转让合同和专利、技术秘密实施许可合同以及技术服务合同等多种类型。为便于讨论，本文仅就涉及进口的技术实施许可合同（包括专利实施许可合同）的几点问题进行简单分析。

　　权利（技术秘密）保证条款

　　按照合同法第349条的规定，技术实施许可合同的许可人在许可他人实施其提供的专利或技术秘密时，应当保证自己是所提供技术的合法拥有者。对于涉及进口的技术实施许可合同，许可人需根据《技术进出口管理条例》第24条第1款的规定，保证自己是所提供技术的合法拥有者或有权转让、许可者。

　　根据上述规定，技术实施许可合同中一般可加入类似“许可人保证其是专利（和/或技术秘密）的合法所有者（或有权转让、许可者）并且有权向被许可人授予相关许可。”的规定，作为权利（技术秘密）保证条款。需要注意的是，对于诸如：技术成果的共同所有人未经其他共同所有人的同意或追认即许可被许可人独占或排他地实施技术成果的情形；上一技术合同的被许可人未经授权转许可的情形；专利权有效期届满或被宣布无效的专利权人许可他人实施专利的情形等，按照合同法总则和合同法第329条等规定，属于无效或可变更撤销的技术实施许可合同。

　　合同法第349条除规定“技术实施许可合同的许可人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者”之外，还规定“技术实施许可合同的许可人应保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标”。该条款的后半部分规范的是合同履行行为，技术实施许可合同的许可人提供的技术未能达到约定的目标的，属于合同违约而非权利（技术秘密）保证条款规范的范围。许多技术实施许可合同的许可人为避免非因提供的技术本身存在缺陷而被追究该违约责任，会在技术实施许可合同中要求被许可人具备和许可人同等的，可充分保障技术实施的软硬件条件，以作为许可人保证其所提供的技术能够达到合同约定目标之前提。

　　此外，技术合同司法解释第26条规定，除非当事人间另有约定，专利实施许可合同许可人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求。该规定虽不属于权利保证条款的范围，但被许可人可要求许可人承担相应义务以保障预期利益不受损失。

　　侵权和侵权责任承担条款

　　合同法第329条规定，非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果（这里的“技术成果”包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等）的技术合同无效。其中，“侵犯他人技术成果的技术合同”是指由对该技术成果不享有转让权的当事人（包括技术合同司法解释第20条规定的，技术成果的共同所有人未经其他共同所有人的同意或追认即许可被许可人独占或排他地实施技术成果的情形）未经权利人同意或追认签订的技术合同。对于由对技术成果A享有转让权的当事人签订的技术实施许可合同侵犯他人技术成果B的情形，一般不属于上述规定规范的对象。

　　一部分技术实施许可合同在权利（技术秘密）保证条款中要求许可人保证其是专利或技术秘密的合法所有人的同时，又基于合同法上述第329条的规定，要求许可人保证实施该技术不会侵害第三人的合法权益。这显然不属于合同法第329条规定的情形。专利权，即使是经实审的发明专利权，在授权后也存在部分或全部权利要求被无效的情形。如果许可人提供的是未公开的技术秘密，作为被许可人，其在被许可时就应当预见到该技术秘密存在被第三人申请专利从而被诉侵权的可能。所以，基于权利（技术秘密）A签订的技术实施许可合同在履行过程中被诉侵犯权利B的，一般不宜因此认定该合同无效。但技术实施许可合同的被许可人为确保自身的利益，可以考虑在合同中加入诸如以下内容的条款。

　　“如被许可人因按照本合同的约定实施专利（使用技术秘密）被第三人诉称侵犯其知识产权，且因第三人的该侵权主张导致被许可人不能继续实施专利（使用技术秘密）的，则被许可人有权要求许可人：

　　为被许可人获得继续实施（使用）的权利。和/或对专利（技术秘密）的相关部分进行补正，使其不再侵权。和/或以不侵权技术替代侵权技术。和/或撤除侵权部分并相应减少许可费。

　　如上述措施不足以弥补被许可人所受损失，或不能达成本合同约定的目的的，被许可人可解除合同，并要求许可人赔偿损失。”

　　有关被许可人按照约定实施专利或使用技术秘密造成侵害第三人合法权益时，承担侵权责任的主体的问题，合同法第353条和《技术进出口管理条例》第24条第3款分别规定：“受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外”。“技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任”。另据合同法第355条“法律、行政法规对技术进出口合同或者专利、专利申请合同另有规定的，依照其规定”的规定，技术进口合同应适用《技术进出口管理条例》的规定。即对于涉及进口的技术实施许可合同，法定的责任主体为许可人。且当事人不能基于合同法第353条的规定另行约定。

　　为避免承担过重的侵权责任特别是赔偿责任，绝大部分许可人通过在技术实施许可合同中设置诸如以下内容的条款，对自己的责任范围作了限定。“技术实施许可合同的被许可人需按照合同的约定及合同附件中的技术标准严格地使用许可人提供的技术。对于因被许可人对技术进行变更、改进等非基于许可人的归责事由而被诉侵犯他人合法权益的，由被许可人承担由此造成的所有损失”；“被许可人发现实施本技术侵害他人合法权益或有可能侵害他人合法权益的，应立即通知许可人”；“被许可人发现实施本技术侵害他人合法权益或有可能侵害他人合法权益后未及时通知许可人或未按照许可人的指示及时采取相应措施，由此导致损失扩大的，该损失的扩大部分由被许可人承担”。“被许可人按照约定实施专利（使用技术秘密）被诉侵权的，其所受损失经客观认定后，由许可人以已支付许可费的累积额为上限向被许可人赔偿损失”。

　　限制性条款（包括改进技术的归属和无偿提供）

　　技术实施许可合同的许可人在交易中通常占据优势地位。为防止许可人滥用其知识产权，限制被许可人自由竞争，合同法第329条和第343条规定，“非法垄断技术、妨碍技术进步的技术合同无效”。“技术转让合同可以约定让与人和受让人实施专利或者使用技术秘密的范围，但不得限制技术竞争和技术发展”。技术合同司法解释第10条基于合同法的上述规定，对属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”，应作为无效事由的情形作了列举。其中包括限制技术改进、要求无偿转让或不对等提供改进技术；限制销售渠道和出口市场；搭售限购；禁止对技术的有效性提出异议等6种情形。

　　需要注意的是，技术合同司法解释第10条对上述6种情形进行列举时规定，部分限制性条款如非“明显不合理”、“不合理”、“并非实施技术必不可少的附带条件”，则应结合实际情况判断是否构成无效事由。

　　我国合同法将技术实施许可合同分为“独占实施许可”、“排他实施许可”和“普通实施许可”这三种类型。除普通实施许可之外，专利或技术秘密的所有人按规定仅能许可一个受让人在某一区域范围内实施该项专利或技术秘密。在某一区域已存有“独占或排他实施许可”的情形下，“限制被许可人不能出口至该区域或在该区域销售”的条款，应认为属于合理的限制而不成为合同的无效事由。

　　此外，合同法第349条规定，技术实施许可合同的许可人应保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标。如前所述，许多技术实施许可合同的许可人在技术实施许可合同中要求被许可人具备和许可人同等的，可充分保障技术实施的软硬件条件，以作为许可人确保其所提供的技术能够达到合同约定目标之前提。具体来说，某些技术实施许可合同中会设置要求被许可人同时引进（或指定购买）某种合乎技术标准的原材料及辅助部件等的搭售限购条款。对于该类条款，一般来说只要是“合理的”、“属于必不可少的附带条件”，则按照技术合同司法解释第10条的规定同样不成为合同无效事由。

　　在技术实施许可合同的履行过程中，因双方当事人对合同的标的技术进行改进，从而获得新的技术成果的情形并不少见。有关改进技术的权利归属的问题，根据合同法第354条的规定，“当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享”。对于涉及进口的技术实施许可合同，根据《技术进出口管理条例》第27条的规定，在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。按照上述规定，涉及进口的技术实施许可合同的当事人不得要求分享改进方技术成果的所有权。

　　相对于权利归属的强制性规定，改进技术的提供，即使是无偿提供，如下所示只要提供和实施条款是“互惠的”、“对等的”，即不构成无效事由。“在合同有效期内，如当事人双方对许可的专利（技术秘密）做出了改进，应及时通知对方，并授予对方免费使用该项改进的普通实施许可”。值得注意的是，技术实施许可合同的被许可人对许可人提供的专利或技术秘密进行改进，改进技术结合原技术更有利于产品生产的，合同当事人可转而签订交叉许可合同相互许可对方实施自己的技术。●